最高法院裁定专利商标局不能仅对部分质疑的索赔进行审查

2018年4月25日 法律新闻:知识产权诉讼 出版物
作者: 布拉德利·鲁什(Bradley Roush) 珍妮·吉尔斯(Jeanne M.Gills) 乔治·E·基林

2018年4月24日,最高法院在 SAS 研究所 Inc.诉Iancu(第16-969号),认为美国专利商标局(PTO)设立了 当事人之间 审查(IPR),它必须决定IPR请求中提出质疑的所有权利要求的可专利性。法院已就以下问题授予证明书:35 U.S.C. §318(a)要求,当专利商标局建立知识产权时,要求它发布针对所有被质疑权利要求的最终书面决定,或者可以将最终书面决定限制于某些权利要求。这项裁决与法院具有里程碑意义的裁决在同一天发布  石油国 维护知识产权的合宪性,并建议高等法院将继续权衡知识产权诉讼程序的裁决。

多数意见

在以5-4的裁决中,戈拉奇法官以多数票通过,法院裁定,专利商标局“无法解决有争议的索赔,但必须对所有索赔进行裁决。”滑操作。在概述了IPR程序后,法院认为该问题归结为对《美国法典》第35卷第35条的正确解释。第318(a)条。 ID。 at 4.

法院认定“第318(a)条的纯文本提供了现成的答案”。 ID。 在第4条。第318(a)条规定,“ [i] 当事人之间 审查是根据本章进行的,而不是被驳回,对于由请愿人提出异议的任何专利权利要求的可专利性,专利审判和上诉委员会应发布最终的书面决定。 。 。 。”法院解释说,作为一项案文事项,“当第318(a)条规定委员会的最终书面决定“应”解决“请愿人提出异议的任何专利权”的可专利性时,这意味着委员会必须处理请愿人提出异议的所有主张。 。”滑操作。在5。

法院随后驳回了专利商标局的五个论点。法院在驳回专利商标局的第一个论点,即该法令授权仅对部分被质疑的权利要求进行知识产权保护时,对知识产权法规的案文进行了透彻的分析,并认为第318条并未“考虑按要求提出权利的机构” ”,相反,“预见到一种制度,在这种制度下,单项索赔的合理成功前景有理由对所有索赔进行审查。” ID。 在第7条。在驳回专利商标局关于知识产权范围由专利商标局酌情决定权的第二个论点时,法院裁定:“该法规告诉我们,请愿人的争论而不是局长的自由裁量权,一路确定了诉讼的范围从机构到结论。” ID。 在第9点。在驳回专利商标局关于部分机构制定有效政策的第三个论点时,法院裁定“国会在此规定的政策很明确: 当事人之间 审查有权就其提出的所有申诉作出决定。” ID。 在10-11。在拒绝专利商标局的第四个论点时,应在以下情况下尊重其解释权: Chevron U.S.A. Inc.诉自然资源保护委员会有限公司。,《美国判例汇编》第467卷第837页(1984年),法院裁定它不拖欠专利商标局的解释,因为“在这里使用传统的解释工具后,我们没有任何不确定性可以保证遵从。”滑操作。在第12点时,法院驳回了专利商标局的最后论点,即其仅对某些主张进行审查的决定不受司法审查,法院得出结论,“第314(d)条或Cuozzo均不撤消我们确保以下内容的权力: 当事人之间 根据法律要求审查收益。” ID。 at 14.

异议人士

金布雷斯堡法官与布雷耶法官,索托马约尔法官和卡根法官一起发表了简短的异议,提出了避免持有的影响的策略-董事会可以简单地拒绝包含挑战的请愿书,但没有成功的可能性,但指出了其他更重大的挑战。异议人士称,随后,上访者可以对无用的挑战提出“新的或经修改的请愿书”。布雷耶法官,金斯堡法官和索托马约尔法官以及卡根法官(第III-A部分除外)都写了较长的异议,认为该法规含糊不清。具体来说,布雷耶法官(Breyer)敦促该法规为该机构填补空白,认为专利商标局对歧义词组的解释是合理的,因此得出结论,专利商标局的解释是合法的。

结论

明显的收获 SAS 研究所 就是说,专利商标局不再能够仅对某些提出异议的要求进行知识产权保护,并且任何最终书面决定都必须解决每项此类要求。虽然该决定并未直接针对PTO的做法,即仅允许在知识产权请求中提出的某些理由建立机构,但在 2018年4月26日,PTO发布了指南 指出“根据该决定的要求,PTAB将对所有索赔或不提出索赔。目前,如果PTAB进行审判,则PTAB将对请愿书中提出的所有挑战进行起诉。”专利商标局进一步指出,在待决的知识产权审判中,专利商标局可能会发布命令,以补充机构决定对请愿书提出的所有挑战进行提起的决定。此外,对于待决的试验,PTAB小组可以采取行动来管理程序,“包括,例如,根据各种情况和程序的阶段,允许额外的时间,情况介绍,发现和/或口头辩论。”值得注意的是,PTO指南指出,PTAB可能“视具体情况而定,如果需要为所有各方提供充分公正的听证机会,则可以延长12个月的法定期限。”

的全部效果 SAS 研究所 该决定尚待观察,因为PTO本身指出,“它将继续评估该决定对其运营的影响,并在未来适当时提供进一步指导。”例如,该决定将如何影响禁止反言仍有待充实,而将先前排除在审判范围之外的理由包括在内,可能会扩大因不成功的知识产权挑战而引发的禁止反言的潜在范围。显然,该决定预示着知识产权裁决实践的重大变化。

PTAB将于2018年4月30日星期一(美国东部时间中午1点至下午1点)举办“与酋长聊天”网络研讨会,讨论 SAS 决定及其对友邦保险诉讼程序的影响,并回答问题。

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